Проблемы определения размера компенсации за незаконное использование товарного знака (по материалам судебной практики)

Ермаков А.Н.,
к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия»

Товарный знак представляет собой охраняемое законом средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право использования товарного знака принадлежит правообладателю, который может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. При этом закон запрещает  использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Специфика правовой охраны товарного знака заключается в возможности выбора правообладателем одного или нескольких способов защиты, предусмотренных общими положениями гражданского законодательства, а также нормами, регламентирующими права на интеллектуальную собственность.

Все способы защиты прав на товарный знак условно можно разделить на две группы: организационные, направленные на пресечение (устранение) нарушения прав на товарный знак, и имущественные, призванные компенсировать финансовые потери правообладателя, возникшие вследствие такого нарушения. Универсальными способами защиты организационного характера являются изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, а также обязанность удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 2 ч. 1 ст. 1252, ч. 2 и 3 ст. 1515 ГК РФ). Помимо применения указанных мер правообладатель также вправе финансово наказать правонарушителя, потребовав от него возместить убытки (ст. 15, п. 3 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ) или выплатить компенсацию (ч. 3 ст. 1252, ч. 4 ст. 1515 ГК РФ). Каждый из этих способов защиты имеет определенные преимущества.

Положения ст. 1477–1515 ГК РФ не содержат ограничений в исчислении объема убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака, в связи с чем их размер может быть сколь угодно большим. Вместе с тем, заявляя требование о взыскании убытков, правообладатель обязан доказать, как минимум, 3 основных факта: незаконное использование товарного знака, причинение имущественного вреда (реального ущерба и (или) упущенной выгоды), причинно-следственную связь между незаконным использованием товарного знака и причиненными убытками. Доказывание этих фактических обстоятельств на практике представляет особую сложность, поэтому заинтересованные лица чаще применяют другой способ защиты – присуждение компенсации.

Правовой основой взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака является ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, которая регламентирует два самостоятельных механизма исчисления размера компенсации. В первом случае размер компенсации ограничивается только минимальными и максимальными рамками: от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Во втором случае сумма компенсации определяется в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Оставляя за рамками статьи размышления о правовой природе компенсации и ее соотношении с другими мерами гражданско-правовой ответственности, отметим, что сущность компенсации как некой денежной суммы, взыскиваемой с правонарушителя в пользу правообладателя, в п 1 и 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ неидентична.

Согласно правилу п. 1 размер компенсации не имеет четкой привязки к виду правонарушения, его последствиям и прочим обстоятельствам, а потому первоначально определяется исключительно по усмотрению потерпевшего лица. В выборе суммы компенсации заявитель связан только ее минимальными и максимальными рамками, установленными гражданским законодательством.

Так, ООО «Маша и Медведь» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Терминал-Сервис» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак «Маша и Медведь» в размере 50 000 руб. Требования истца были удовлетворены в полном объеме, поскольку, как указал суд, были заявлены обоснованно, подтверждены материалами дела, основаны на нормах действующего законодательства и не оспорены ответчиком(1). Каких-либо иных мотивов суда, подтверждающих обоснованность заявленной истцом суммы компенсации, в решении нет. Согласно ч. 3 ст. 15 АПК РФ принимаемые арбитражным судом решения должны  быть не только законными и обоснованными, но и мотивированными. Мотивированность позволяет понять и оценить логику решения, аргументы, на основе которых суд пришел к конкретным выводам по делу. Поэтому, как нам представляется, по рассматриваемой категории дел арбитражный суд должен привести доводы принятия решения в части присуждения именно этой, заявленной истцом, а не какой-то другой денежной суммы.

(1) См.: Решение арбитражного суда Московской области от 12 апреля 2012 г. по делу № А41-8741/12: [электронный документ] // Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ –ras.arbitr.ru/PdfDocument/ffc9bbad-840c-46bd-b7b0-d5fa2aef9b2c/А41–8741–2012__20120412.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.

Вместе с тем достаточно сложно представить себе конкретные обстоятельства, могущие повлиять на определение фиксированной суммы компенсации именно по причине того, что убытки и прочие негативные последствия в данном случае не будут иметь квалифицирующего значения. Мотивированность решения, таким образом, будет базироваться на презумпции согласия суда с выбранным истцом размером компенсации, пока судом не будет доказана необоснованность этой суммы по тем или иным причинам, указанным в законе.

Право на выплату компенсации закон не связывает с какими-либо дополнительными условиями, кроме доказанности факта правонарушения, однако это не означает, что компенсация всегда будет присуждаться судом в заявленном размере. Размер компенсации согласно ч. 3 ст. 1252 ГК РФ определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Рекомендациями судам (а заодно и потенциальным истцам) относительно оценки обоснованности суммы компенсации за незаконное использование товарного знака являются положения постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29(1). Высшие судебные инстанции указали, что при определении размера компенсации должны учитываться следующие обстоятельства: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. Перечисленные обстоятельства позволяют судам уменьшать заявленные суммы компенсации, однако при этом остается открытым вопрос о том, относительно какой изначальной суммы такое уменьшение может иметь место. Представляет интерес и оценка в денежном эквиваленте таких фактов, как, например, однократность или многократность нарушения, умысел или небрежность правонарушителя и т. д.

Анализ арбитражно-судебной практики позволяет констатировать, что заявляемый истцами размер компенсации охватывает весь диапазон предусмотренных законом рамок: от минимальных до максимальных. Учитывая, что суд не вправе уменьшить размер компенсации ниже 10 000 руб., указанный денежный эквивалент во всех случаях является достаточной и гарантированной суммой для взыскания.

Вопрос о денежном эквиваленте обстоятельств, «смягчающих» или «отягчающих»  ответственность нарушителя, в судебной практике решается неоднозначно, в обоснование чего приведем ряд примеров.

Так, компания «Роберт Бош ГмбХ» обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с иском о взыскании с ООО «ЖилРост» 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак BOSCH. Суд пришел к выводу о доказанности факта нарушения прав истца, однако удовлетворил требования частично, присудив истцу компенсацию в размере 15 000 руб. В числе аргументов уменьшения заявленной суммы суд указал однократность нарушения ответчиком  исключительных прав истца, отсутствие в материалах дела доказательств совершения такого  правонарушения ранее. Эти обстоятельства позволили суду уменьшить размер компенсации более чем в 3 раза(2).

(1) См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 6; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 6.
(2) См.: Решение арбитражного суда Ивановской области от 9 апреля 2012 г. по делу № А17-395/2012: [электронный документ] // Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ –ras.arbitr.ru/PdfDocument/b3fbc40d-c623–4be0–9858–679482ab3f67/А17–395–2012__20120409.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.

В качестве еще одного примера уменьшения суммы компенсации можно привести следующее дело. ООО «Студия анимационного кино «Мельница» обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с иском к ИП Поздеевой Ж.Е. о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. С учетом характера правонарушения и степени вины суд посчитал возможным снизить размер компенсации до 20 000 руб. (по 10 000 руб. за незаконное использование каждого товарного знака), что, по мнению суда, не противоречит норме ст. 1515 ГК РФ и соответствует принципам разумности и справедливости(1).

В приведенных примерах судебной практики видно, что уменьшение суммы компенсации стало следствием установления «смягчающих» ответственность нарушителя обстоятельств. Достаточно трудно сказать о том, почему компенсация в 50 000 руб. является чрезмерной, а в 20 000 руб. – справедливой, однако очевидно то, что суд уменьшил именно ту сумму, которую посчитал для себя оптимальной правообладатель. По этой же причине невозможно назвать точную сумму, на которую бы суд уменьшил компенсацию, изначально заявленную в размере не 50 000 руб., а, например, 5 000 000 руб.

Так, компания DiageoIreland обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Да-Линк» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака GUINNESS в размере 5 000 000 руб. Суд удовлетворил иск частично и ожидаемо уменьшил размер компенсации. При этом особый интерес представляют соответствующие аргументы суда, изложенные в решении по делу, которые кратко можно изложить следующим образом: 1) существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий нарушения таких прав; 2) взыскание компенсации по своей правовой природе является гражданско-правовой санкцией, которые не могут и не должны носить карательный характер и тем более не могут служить средством обогащения кредитора за счет должника; 3) в обоснование размера компенсации истец не представил достаточных и допустимых доказательств наступления негативных последствий для правообладателя от ввоза спорных товаров. Суд, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, отсутствие вследствие этого нарушения у истца убытков, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степень вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 200 000 руб.(2)

Изложенные в решении аргументы суда соответствуют положениям гражданского законодательства, но не позволяют оценить обоснованность размера присужденной компенсации. Баланс интересов обоих участников деликтного правоотношения, безусловно, должен учитываться судом в процессе разрешения дела, однако допускаемый правоприменительными органами крен в сторону защиты лица, выступающего в качестве правонарушителя, видится чрезмерным, хотя справедливости ради стоит отметить, что приоритет защиты прав последнего в целом свойственен всему российскому законодательству.

(1) См.: Решение арбитражного суда Нижегородской области от 11 апреля 2012 г. по делу № А43-8428/2012: [электронный документ] // Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – ras.arbitr.ru/PdfDocument/2f0dc12f-89b4-43a3-a17e-a21e09057f01/А43-8428-2012__20120411.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.
(2) См.: Решение арбитражного суда города Москвы от 2 апреля 2012 г. по делу № А40-96127/11: [электронный документ] // Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – ras.arbitr.ru/PdfDocument/4f9189fc3808-440a-8cbd-f0f5acce9e8b/А40-96127-2011__20120402.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.

Рассматривая юридико-технические аспекты судейской логики, нельзя не обратить внимание на апеллирование суда к наличию вредных последствий, причиненных правонарушением.

Как известно, основное отличие компенсации от убытков как раз и заключается в отсутствии необходимости доказывать не только размер убытков, но и сам факт их причинения. Поэтому аргументы суда в части отсутствия у истца убытков видятся, как минимум, излишними. Однако даже если предположить, что суды разделяют одну из доктринальных точек зрения о схожем механизме исчисления компенсации и убытков, то в иллюстрируемом случае, видимо, следовало уменьшить их до минимального размера. Присуждение истцу компенсации в размере 200 000 руб. в судебном решении четко не обосновано.

Таким образом, следует признать, что к вопросу определения обоснованности суммы компенсации за незаконное использование товарного знака единый подход судебных органов отсутствует. Вместе с тем некоторые фактические обстоятельства, влияющие на исчисление размера компенсации, в судебной практике имеют определенный стоимостный эквивалент. Так, например, неоднократность совершения правонарушения позволяет судам увеличивать размер компенсации вдвое (при условии, что она не превышает размер заявленных истцом требований).

Так, ООО «Пирсен» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к ИП Кузнецову С.В. о взыскании денежной компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на использование зарегистрированного товарного знака «Золотая семечка». Арбитражный суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск частично и взыскал компенсацию в размере 1 500 000 руб. Арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции изменил и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за использование указанного товарного знака в размере 3 000 000 руб.

Оценивая размер начисленной компенсации, арбитражный апелляционный суд учел следующие обстоятельства: 1) продолжительный характер правонарушения (более одного года); 2) неоднократное нарушение ответчиком исключительных прав истца (подтвержденное имеющимися в материалах дела судебными актами); 3) значительный объем реализации ответчиком семян подсолнечника; 4) недоказанность доводов ответчика о незначительном объеме реализации продукции(1).

Схожее решение было принято арбитражным судом по делу по иску ОАО «АльфаСтрахование» к ООО «Страховое агентство Альфа-Гарант». Суд первой инстанции, посчитав, что ответчиком осуществлено однократное нарушение исключительных прав истца, взыскал компенсацию в размере 100 000 руб. Однако суд апелляционной инстанции не согласился с данным выводом суда первой инстанции, поскольку решением суда по другому делу ответчик был обязан удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, что свидетельствует о неоднократном нарушении ответчиком исключительных прав истца. Решение суда было отменено, а размер компенсации был увеличен вдвое – до 200 000 руб.(2)

(1) См.: Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 9 сентября 2009 г. по делу № А23–4395/08 Г-15–233: [электронный документ]//Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ –kad.arbitr.ru/PdfDocument/837fb78a-7c5f-4bdc-81fc-99facdfb502e/A23-4395-2008_20090909_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.
(2) См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2012 г. по делу № А40-100036/10-15-846: [электронный документ] // Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ –kad.arbitr.ru/PdfDocument/fd88a98f-281b-4c71-8883-741a076f8bc6/A40-100036-2010_20110323_Postanovlenie%20apelljacii.pdf. Дата доступа – 15 апреля 2012 г.

Формирование единых стандартов судебной защиты прав и законных интересов владельцев товарных знаков требует значительного времени, но такая проблема существует и нуждается как в теоретическом, так и практическом осмыслении. Одним из таких шагов следует признать правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам толкования нормы п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, предоставляющей право требовать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Буквальное толкование указанной нормы порождало вопрос о ее применении к случаям использования ответчиком не товарного знака, а знака, сходного с ним до степени смешения. Точка в этом вопросе была поставлена в деле по иску ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» к ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» о защите прав на товарный знак «Аленка». Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции – шоколада под торговой маркой «Алина», сходной до степени смешения с брендом «Аленка». Суд первой инстанции применил п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ и уменьшил сумму компенсации, заявленной истцом, указав, что двукратная стоимость контрафактной продукции может быть взыскана только в том случае, если нарушитель использует сам товарный знак правообладателя, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения.

Эту позицию поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Не согласившись с мнением судов, истец обратился в надзорную инстанцию.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что нижестоящие суды неправильно истолковали норму о компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции, поскольку нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Оспариваемые судебные акты в части размера взыскиваемой с 1 января 2008 г. компенсации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и противоречащие правовым позициям Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности были отменены, а дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение(1).

Резюмируя небольшой экскурс в судебную практику, отметим, что в целом на сегодняшний день отсутствуют четкие единые критерии определения судебными органами размера компенсации за незаконное использование товарного знака. Это обстоятельство не позволяет правообладателю точно определить денежный эквивалент нарушения его прав другим лицом, который будет взыскан судом в виде компенсации, что, с одной стороны, затруднит оценку перспектив удовлетворения иска, а с другой – повлечет для истца риск потери сумм, уплаченных в виде госпошлины, в случае уменьшения судом размера компенсации.

(1) См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11: [электронный документ]//Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – assys.arbc.ru/bras/fi lepage.asp?id_doc=07c3491c-4185-4c0c-8e0b-9884c0442fef&filename=07c3491c-4185-4c0c-8e0b-9884c0442fef.pdf.

Материал публикуется по итогам VIII Научно-практической конференции с международным участием «Проблемы правоприменительной практики».